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一 跨境电商系列之二:注册美国商标常见问题和解答 一

          Q1. 为什么要注册美国商标?
          1.提升品牌价值。
          注册美国商标能为产品创造标识并积累声誉。同时商标作为企业重要的无形资产,在日后上市或收购时能为企业实现无形增值。反之,如果被他人注册了商标,企业可能面临无法继续使用该商标或支付高额商标使用许可费的不利局面,严重的可能流失前期积累的客户资源。
          2.含金量高。
          注册美国商标有利于打造国际品牌,为日后将品牌推向世界奠定基础。此外,国内对于取得境外商标的公司有资助补贴政策,各市区规定不同。以深圳市2020年规定为例,在美国取得商标注册证书的,每件可申请1000元/年的资助。
          3.有效保障。
          美国当地商标保护法律较为完善。取得注册商标后,一方面能够阻止侵权商品进入市场,同时也可以防止其他人使用相似商标造成消费者的混淆。对于侵权行为,美国法律规定商标权利人有权收取商标使用许可费,这是国内法律没有的规定。综上,注册美国商标能够保证企业商标权利被侵犯时能够得到当地法律充分的保护。
          4.亚马逊平台保护。
          亚马逊平台是通过品牌备案的方式来防止跟卖,保护商标权利的。而申请品牌备案需要注册美国商标。因此,注册美国商标能够制止电商平台上的恶性竞争,从而维护企业合法权利。


          Q2. 没有在美国注册的商标可以在美国使用吗?
          可以。美国申请商标注册的法律规定与国内有所不同,美国以“使用”作为商标注册的基础。因此,没有在美国注册的商标可以在美国使用,但建议尽快办理商标注册手续,避免他人善意使用或注册在先,导致此后无法继续使用该商标或需要支付商标使用许可费。


          Q3. 还没有在美国使用的商标可以在美国注册吗?
          可以。虽然商标在提交注册申请时还没有在美国使用,但只要申请人计划即将在美国使用该商标,根据相关规定还是可以提交商标注册申请的。需要注意的是,商标注册申请被批准后,应当及时提交该商标在美国使用的声明书及相关证据,否则视为放弃商标注册。


          Q4. 在美国以外的地方注册的商标在美国有效吗?
          由于美国商标法以“使用在先”为原则,美国以外的注册商标在美国是否有效需要分情况讨论。在美国以外国家已经注册的商标,在美国市场上实际使用的,受到美国法律有限的保护;如果既没有在美国注册商标,也没有在美国市场使用该商标,则该商标在美国不被认可,也不会受美国法律保护。


          Q5. 在美国注册的商标在美国以外的地方有效吗?
          美国专利商标局的注册仅在美国有效,即使货物或服务被指定为“国际”的分类编号,也不会使该商标在全球范围内有效。如果在美国申请后,要在美国以外的地方保护商标权利,可以通过提交国际申请或者直接在该国申请的方式获得商标权利。


          Q6. 美国的注册商标有哪几种类型?
          目前,美国的注册商标主要分为以下三种类型:
          1. 标准字符:是指由没有任何设计元素和格式的单词、字母、数字或它们排列组合构成的商标,这类商标没有任何特定的字体、样式、大小或颜色。
          2. 特殊形式:是指包含特定设计,单词与特定设计相结合,以特定字体、样式、大小或颜色呈现的商标。
          3. 声音符号:是指由特定乐谱或音频等方式呈现的商标。

          Q7. 注册美国商标有哪些步骤?需要多长时间?

          注册美国商标基本流程如上图所示,大约需要一年左右的时间完成所有法定程序来批准注册商标申请,主要步骤可分为:
          1.商标检索。
          在提交申请之前,建议在TESS系统上对拟注册商标进行检索,避免与已注册或已在申请程序中的商标混淆而造成后续申请被驳回。此外,还应该检索国家商标数据库和企业名称数据库,避免与未在美国联邦专利商标局注册但已获得一定法律保护且正在实际使用的商标混淆,从而造成不必要的法律纠纷。
          2.提交商标注册申请。
          完成商标检索后,申请人需要向美国联邦专利商标局提出正式的商标注册申请并缴纳申请费用。约3个月后会有审查员对申请进行审查。
          3.审查阶段。
          进入审查阶段后,审查员可能会发出审查意见通知书,解释拒绝登记的理由或其他要求。申请人必须在发出审查意见通知书之日起6个月内回复,否则视为放弃注册。
          4.公告异议阶段。
          如果没有收到拒绝或额外的要求,审查员将批准该商标进入公告阶段。公众可以在30天内提出异议以反对商标注册。
          5.颁发注册证书或准许通知。
          如果公告期届满没有人提出异议或申请人成功克服异议,美国联邦专利商标局将在公告后2-3个月内发出注册证书或准许通知。
          完成注册商标程序后,还需要对其进行维持和续展使用,详见Q10和Q11。


          Q8. 注册美国商标需要提供哪些材料?
          1. 商标所有者名称及公司类型;
          2. 公司成立地点、邮寄地址以及电子邮箱地址;
          3. 需要注册的商标样式及商标应用领域;
          4. 申请基础:
       (1)基于“实际使用”提交的注册申请,在注册时需要提供商标最早的使用日期和相关证据。
       (2)基于“打算使用”提交的注册申请,需要在接到核准通知后6个月内提交商标开始使用的时间及相关证据,才能  最终拿到商标注册证。期间可以再次申请延期6个月提交相关证据,最多可延期三年,如仍然不能提交相关证据的,视为放弃商标。
       (3)基于其他国家已注册商标的注册申请,需要在申请时提交已注册商标标号、复印件以及开始使用的日期。
          5. 持美国律师执照的律师个人信息。


          Q9. 外国公司或外国人申请注册美国商标必须要由美国律师代理吗?
          是的。根据美国商标法规定,对于美国境内的个人和企业,只有商标所有者本人或在美国持律师执照的私人商标律师可以担任代理来申请注册美国商标。对于外国个人和企业,必须由持律师执照的美国律师代理向美国专利商标局进行申请。


          Q10. 完成商标注册申请之后还需要向美国联邦专利商标局提供什么材料吗?
          在商标注册后第五年到第六年期间,需要向美国联邦专利商标局提供五年内持续使用且没有商标权属纠纷的证明,此后任何第三方不能再以该商标缺乏显著性为由上诉要求撤销该商标注册。如果不能及时提交声明,自注册公布之日起第六年届满时,该商标注册将被撤销。


          Q11. 美国注册商标有期限吗?到期了怎么办?
          美国注册商标的有效期为10年,从注册之日起计算。自有效期届满之日的前六个月内,商标所有者可以向美国专利商标局提交续展申请。提交续展申请的同时,还需要提交使用声明并附上使用证据,否则该商标可能会被撤销。


          Q12. 注册美国商标还有哪些需要注意的地方?
          1.申请过程中提交给美国联邦专利商标局的所有申请信息将向公众公开。
          2.商标注册后如果连续三年没有使用,将被视为放弃,其他申请人有权提出申请撤销该商标。

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